Fallo en contra de Emanuel Ginóbili resuelve que la marca “Manu” no es una marca notoria de uso exclusivo.

La Justicia falló en contra del basquetbolista Emanuel Ginóbili en un juicio por registro de marcas. Decretó que el nombre «Manu» no es de su uso exclusivo, ya que no es seudónimo ni apodo sino que «es una forma abreviada» de decir otro nombres.

El fallo dictado por el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 3 de la ciudad de Buenos Aires le dio la razón a una empresa que intentaba registrar la marca «Manu» para comercializar productos panificados y no podía lograrlo por la oposición de los apoderados de Emanuel «Manu» Ginóbili, el basquetbolista de los San Antonio Spurs de la NBA y de la Selección Argentina.

En el juicio por cese de oposición del registro de marca la actora (solicitante de la marca en cuestión) argumentó que las marcas no se confunden, porque «distinguen productos diferentes en clases distintas» y que «el hipotético seudónimo opuesto no puede exceder la esfera propia de sus actividades».

Los apoderados del basquetbolista, por su parte, argumentaron en su contestación de demanda que Ginobili es «el jugador argentino más importante de baloncesto y de actual desempeño en Estados Unidos de América» y que, en ese sentido, las marcas Manu y Manu Ginóbili «gozan de reconocida trascendencia, trayectoria y prestigio», lo que habilita su tratamiento «como marcas notorias y, por ende, su debida protección».

La demandada, por último, indicó que la contraparte «no puede pretender la inscripción de Manu, pues –por un lado- equivaldría a menospreciar el prestigio y renombre de la marca opuesta; y, por el otro, crearía la confusión necesaria con una penetración inmediata en el mercado, utilizando las marcas notorias del demandado».

El Tribunal entendió que «Manu» es un seudónimo para distintos nombres, y no puede ser propiedad sólo de Ginóbili.

«He aquí que ese público conocimiento del personaje no resulta determinante, sin más, para establecer que sus marcas también son notorias», adelantó el magistrado, que luego explicó que » la marca notoria – para alcanzar ese supuesto renombre- ha de tener en el mercado o territorio donde se plantea el conflicto de marcas un uso masivo y eficaz, a fin de que sea conocida por la mayor parte del público consumidor y asociada, de inmediato, con el producto o servicio al cual se aplica».

Esa situación no ocurría en autos, dado que » nada ha demostrado el (basquetbolista) demandado –indudablemente a su cargo (art. 377 del CPCC)- si usa o emplea los registros que invoca y cuáles son los productos o servicios que identifica con dichos registros; esa carencia de prueba y tratándose de una oposición a una solicitud de inscripción, sin que pueda apreciarse en concreto que la marca solicitada provoque algún tipo de confusión en el público consumidor sobre el origen y calidad de los productos».

En ese punto, el fallo subraya que Manu «no es seudónimo ni apodo sino que es una forma abreviada -que se usa en familia como designación afectiva de los nombres Manuel, Manuela, Emmanuel o Emanuel- y que, técnica o gramaticalmente, se lo designa como hipocorístico (ej., Natalí, Nati, Seba, Mary, Nacho, Tere, Fito, Lito, etc.). En consecuencia, nadie puede apropiarse de su exclusivo empleo».

Sumado a ello, concluyó el sentenciante, el nombre en conflicto «se encuentra en numerosas marcas del nomenclador y perteneciente a terceros». En otras palabras «se trata de una partícula común y no monopolizable y, por ende, dotada de cierta debilidad», por lo que estimó correspondiente hacer lugar al reclamo incoado.

La sentencia adquirió firmeza luego, cuando la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por extemporáneo.

Confirmaron un fallo que había denegado el registro de una marca

Lo dispuso la Cámara Civil y Comercial Federal. Ratificó una resolución que había rechazado el pedido para que cese la oposición de la firma Llao Llao Resorts a la inscripción de “Llao Llao Espíritu del Sur”, destinada a la confección de prendas de vestir.

La Sala II de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal confirmó un fallo que había rechazado la demanda de una empresa para que cese la oposición que realizó la firma Llao Llao Resorts SA al registro por parte de aquella de la marca “Llao Llao. Espíritu del Sur”, en el rubro diseño, confección, producción y comercialización de prendas de vestir.

En primera instancia, el juez había declarado improcedente el planteo, entendiendo que “el conjunto ‘Llao Llao’ constituye una marca notoria, dada su calidad, intensa utilización y publicidad”, y agregó que dicha circunstancia “justifica de por sí cohibir la existencia de marcas idénticas, aún cuando los productos a distinguir fueren diferentes”.

Apelada esa decisión, la Cámara rechazó el recurso, confirmado el fallo anterior. Según la Cámara, para que una marca sea notoria ésta debe ser reconocida más allá de la rama comercial e industrial en la que se encuentra. “Decir ‘Llao Llao es hacer referencia concreta, lisa y llanamente, a un apart hotel situado en San Carlos de Bariloche y no a otra empresa de ninguna especie”, indicó.

“El hecho de que no compitan en el mismo rubro no descarta que, de admitirse la coexistencia marcaria, eventualmente podría generar confusión al público en cuanto al origen de los atuendos de vestir. A ello añado que no parecería desacertado pensar en la posibilidad de que se genere en los consumidores la convicción de que las prendas identificadas con el signo ‘Llao Llao. Espíritu del Sur’ provienen de la misma firma Llao Llao Resorts S.A.”, agregó.

Y añadió: “La existencia simultánea de los signos enfrentados originaría una situación de ambigüedad en la identificación de los servicios (confundibilidad indirecta). De modo que a Llao Llao Resorts S.A. le asiste el derecho a tutelar la ‘mot vedette’ o ‘palabra clave’ de su marca. Refuerza dicha solución, el hecho de que el añadido al núcleo (‘Espíritu del Sur’) evoque directamente el lugar donde se encuentra situado el hotel resort, esto es, el sur de la República Argentina”.

Se declara la procedencia de acción de reivindicación de marca notoria extranjera que no tenía antecedentes de registro en el país

En un fallo dictado por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal se declaró la procedencia de la acción de reivindicación de una marca notoria aún cuando no existían antecedentes de registro por parte del peticionante de la marca en cuestión. La firma D. Jacobson & Sons Limited, con domicilio en Lancashire, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, promovió demanda con fecha 25/10/2004 contra Isabel E. Chanteiro, titular de la marca registrada «Gola Blanco» en la clase 25 del nomenclador, registro concedido el 29/7/1998. La actora manifestó que era titular de la antigua marca «Gola», conocida en el Reino Unido desde 1905 y que contaba actualmente con registro y explotación en más de 50 países extranjeros, donde gozaba de notoriedad. Expresó que, en ocasión de pretender registrar su marca en la República Argentina, tomó conocimiento de la existencia de un registro previo –marca denominativa «Gola Blanco» en toda la clase 25 que sólo podía responder a conductas de mala fe y a una voluntad de usurpación; sin embargo, no pudo constatar la presencia de productos identificados con la marca en el mercado local. Consecuentemente, promovió acción de reivindicación de la marca «Gola Blanco». En subsidio, para el supuesto de que no se hiciera lugar a la reivindicación, solicitó la declaración de caducidad por falta de uso de la aludida marca obtenida de mala fe. Finalmente, también en forma subsidiaria, solicitó que se declarase la nulidad de la marca «Gola Blanco» de la clase 25 del nomenclador, con sustento en el art. 953 y concs., CCiv. Agregó que la identidad de los signos no podía obedecer a una «casualidad milagrosa», que existía concordancia total con la clase para la cual se había solicitado la marca y que, en atención a la difusión de sus productos a nivel mundial, era imposible presumir un móvil lícito en la solicitud presentada por la parte demandada ante el INPI en el año 1997.

En todo caso, en opinión de la actora, se trataba de una copia de su marca notoria, que debía recibir protección especial aun cuando no se hubiera registrado con anterioridad en la República. Añadió que su parte había presentado ante el INPI la solicitud de su signo «Gola», en la clase 25 y había promovido la demanda para lograr el reconocimiento de sus derechos.

La sentencia de Primera Instancia desestimó la acción de reivindicación por entender que no era procedente en los casos en que el titular no hubiera tenido nunca registro en el país ni hubiera desarrollado explotación local de la marca en cuestión. Seguidamente, el juez de Primera Instancia hizo lugar a la acción deducida en forma subsidiaria y declaró la caducidad de la marca de titularidad de doña Isabel E. Chanteiro, en la clase 25 del nomenclador, con imposición de costas a la parte demandada vencida.

Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora. La queja de la parte actora se fundó en cuanto la sentencia había desestimado su acción principal (la reivindicación de la marca «Gola Blanco») por fundamentos que considera equivocados.

El fallo de Cámara de Apelaciones considera que el silencio de la parte demandada frente a la abundante prueba documental aportada por la actora tiene consecuencias perjudiciales para el rebelde. El Tribunal manifiesta estar convencido, sin haber recibido contradicción por prueba alguna, de la verdad del registro, uso y explotación intensa de la marca «Gola» por parte de la firma extranjera en la clase 25 del nomenclador, en el Reino Unido y en numerosos países extranjeros, donde probablemente goce de buen nombre o, incluso, de notoriedad.

Este panorama no es suficiente para atribuir la cualidad de notoria en nuestro país, pues la notoriedad tiene un componente territorial en la referencia al sector pertinente del público y, en tal sentido, estimo que la marca «Gola» no ha trascendido hasta tal punto las fronteras para instalarse con ese carácter en el público consumidor de la República Argentina.

Sin embargo, ello no perjudica el derecho de la parte actora pues está probado que es titular de la marca «Gola» desde antiguo y que la explota intensamente en países extranjeros. Si bien los registros anteriores en el extranjero no son aptos por sí solos para poner en tela de juicio el derecho obtenido por otros interesados legítimamente con arreglo a las leyes argentinas conforme con el principio de territorialidad, también es cierto que cuando la marca presenta singularidad especial y es registrada en idéntico renglón del nomenclador y no existe explicación razonable de la coincidencia en la elección de un conjunto enteramente confundible, surge una fuerte sospecha de intento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, al menos con intención especulativa, máxime cuando, como en el caso, no existe prueba del uso local por parte de la demandada. Por ello, es perfectamente legítimo inferir conclusiones de la presunción simple que juega a favor de la parte demandante y sancionar conductas inexplicables, que no han sido justificadas y que impresionan como reñidas con la buena fe y las buenas costumbres.

El carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal que prive a los no registrados de la protección que surge de los principios generales del derecho, que no aceptan la usurpación del derecho ajeno y otras prácticas desleales. Sin duda, la conducta esperable de quien advierte un registro de mala fe que traba el camino a su propia solicitud en el país, es la acción de nulidad de marca, en los términos del art. 24, inc. b, ley 22362 y art. 953, CCiv. Sin embargo, la vía seguida por el demandante ha sido deducir a título principal la acción de reivindicación por pretender colocarse en el lugar del primer registrante en la República Argentina y el desplazamiento de esta opción constituye el motivo central de su agravio.

El art. 11, ley de marcas hace explícita referencia a la promoción de la acción de reivindicación de marca, ante el juez del domicilio especial a que se refiere el art. 10 de ese ordenamiento legal. Puesto que la inconsecuencia del legislador no se presume, no se puede suponer que la inclusión del vocablo «reivindicación» en la citada norma responde a un descuido o a una inadvertencia del legislador.

Además, en marcas regidas por el Convenio de París, esta figura aparece como «transferencia del registro» obtenido de mala fe a favor del titular genuino (art. 6 septies, ley 22195), y también tiene vigencia en la normativa referida a los modelos y diseños industriales.

En tal sentido la Cámara no comparte, pues, la interpretación restrictiva y ceñida al derecho civil que ha llevado al juez de primera instancia a rechazar la acción de reivindicación deducida de modo principal por el actor. En definitiva se resuelve a favor del acogimiento de la acción de reivindicación de la marca «Gola Blanco» por parte de la actora, a fin de preservar íntegramente sus derechos mediante la transferencia a la demandante del registro en cuestión de clase 25 del nomenclador. Se destaca que este interés legítimo persiste aun en el caso de que los derechos de Isabel E. Chanteiro, vigentes al tiempo de la traba de la litis, se hayan extinguido a la fecha de la sentencia por vencimiento del término de vigencia de la marca controvertida.