En un fallo dictado por la Sala I de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal se declaró la procedencia de la acción de reivindicación de una marca notoria aún cuando no existían antecedentes de registro por parte del peticionante de la marca en cuestión. La firma D. Jacobson & Sons Limited, con domicilio en Lancashire, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, promovió demanda con fecha 25/10/2004 contra Isabel E. Chanteiro, titular de la marca registrada «Gola Blanco» en la clase 25 del nomenclador, registro concedido el 29/7/1998. La actora manifestó que era titular de la antigua marca «Gola», conocida en el Reino Unido desde 1905 y que contaba actualmente con registro y explotación en más de 50 países extranjeros, donde gozaba de notoriedad. Expresó que, en ocasión de pretender registrar su marca en la República Argentina, tomó conocimiento de la existencia de un registro previo –marca denominativa «Gola Blanco» en toda la clase 25 que sólo podía responder a conductas de mala fe y a una voluntad de usurpación; sin embargo, no pudo constatar la presencia de productos identificados con la marca en el mercado local. Consecuentemente, promovió acción de reivindicación de la marca «Gola Blanco». En subsidio, para el supuesto de que no se hiciera lugar a la reivindicación, solicitó la declaración de caducidad por falta de uso de la aludida marca obtenida de mala fe. Finalmente, también en forma subsidiaria, solicitó que se declarase la nulidad de la marca «Gola Blanco» de la clase 25 del nomenclador, con sustento en el art. 953 y concs., CCiv. Agregó que la identidad de los signos no podía obedecer a una «casualidad milagrosa», que existía concordancia total con la clase para la cual se había solicitado la marca y que, en atención a la difusión de sus productos a nivel mundial, era imposible presumir un móvil lícito en la solicitud presentada por la parte demandada ante el INPI en el año 1997.
En todo caso, en opinión de la actora, se trataba de una copia de su marca notoria, que debía recibir protección especial aun cuando no se hubiera registrado con anterioridad en la República. Añadió que su parte había presentado ante el INPI la solicitud de su signo «Gola», en la clase 25 y había promovido la demanda para lograr el reconocimiento de sus derechos.
La sentencia de Primera Instancia desestimó la acción de reivindicación por entender que no era procedente en los casos en que el titular no hubiera tenido nunca registro en el país ni hubiera desarrollado explotación local de la marca en cuestión. Seguidamente, el juez de Primera Instancia hizo lugar a la acción deducida en forma subsidiaria y declaró la caducidad de la marca de titularidad de doña Isabel E. Chanteiro, en la clase 25 del nomenclador, con imposición de costas a la parte demandada vencida.
Este pronunciamiento fue apelado por la parte actora. La queja de la parte actora se fundó en cuanto la sentencia había desestimado su acción principal (la reivindicación de la marca «Gola Blanco») por fundamentos que considera equivocados.
El fallo de Cámara de Apelaciones considera que el silencio de la parte demandada frente a la abundante prueba documental aportada por la actora tiene consecuencias perjudiciales para el rebelde. El Tribunal manifiesta estar convencido, sin haber recibido contradicción por prueba alguna, de la verdad del registro, uso y explotación intensa de la marca «Gola» por parte de la firma extranjera en la clase 25 del nomenclador, en el Reino Unido y en numerosos países extranjeros, donde probablemente goce de buen nombre o, incluso, de notoriedad.
Este panorama no es suficiente para atribuir la cualidad de notoria en nuestro país, pues la notoriedad tiene un componente territorial en la referencia al sector pertinente del público y, en tal sentido, estimo que la marca «Gola» no ha trascendido hasta tal punto las fronteras para instalarse con ese carácter en el público consumidor de la República Argentina.
Sin embargo, ello no perjudica el derecho de la parte actora pues está probado que es titular de la marca «Gola» desde antiguo y que la explota intensamente en países extranjeros. Si bien los registros anteriores en el extranjero no son aptos por sí solos para poner en tela de juicio el derecho obtenido por otros interesados legítimamente con arreglo a las leyes argentinas conforme con el principio de territorialidad, también es cierto que cuando la marca presenta singularidad especial y es registrada en idéntico renglón del nomenclador y no existe explicación razonable de la coincidencia en la elección de un conjunto enteramente confundible, surge una fuerte sospecha de intento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, al menos con intención especulativa, máxime cuando, como en el caso, no existe prueba del uso local por parte de la demandada. Por ello, es perfectamente legítimo inferir conclusiones de la presunción simple que juega a favor de la parte demandante y sancionar conductas inexplicables, que no han sido justificadas y que impresionan como reñidas con la buena fe y las buenas costumbres.
El carácter atributivo de la Ley de Marcas no puede aplicarse con criterio rigurosamente formal que prive a los no registrados de la protección que surge de los principios generales del derecho, que no aceptan la usurpación del derecho ajeno y otras prácticas desleales. Sin duda, la conducta esperable de quien advierte un registro de mala fe que traba el camino a su propia solicitud en el país, es la acción de nulidad de marca, en los términos del art. 24, inc. b, ley 22362 y art. 953, CCiv. Sin embargo, la vía seguida por el demandante ha sido deducir a título principal la acción de reivindicación por pretender colocarse en el lugar del primer registrante en la República Argentina y el desplazamiento de esta opción constituye el motivo central de su agravio.
El art. 11, ley de marcas hace explícita referencia a la promoción de la acción de reivindicación de marca, ante el juez del domicilio especial a que se refiere el art. 10 de ese ordenamiento legal. Puesto que la inconsecuencia del legislador no se presume, no se puede suponer que la inclusión del vocablo «reivindicación» en la citada norma responde a un descuido o a una inadvertencia del legislador.
Además, en marcas regidas por el Convenio de París, esta figura aparece como «transferencia del registro» obtenido de mala fe a favor del titular genuino (art. 6 septies, ley 22195), y también tiene vigencia en la normativa referida a los modelos y diseños industriales.
En tal sentido la Cámara no comparte, pues, la interpretación restrictiva y ceñida al derecho civil que ha llevado al juez de primera instancia a rechazar la acción de reivindicación deducida de modo principal por el actor. En definitiva se resuelve a favor del acogimiento de la acción de reivindicación de la marca «Gola Blanco» por parte de la actora, a fin de preservar íntegramente sus derechos mediante la transferencia a la demandante del registro en cuestión de clase 25 del nomenclador. Se destaca que este interés legítimo persiste aun en el caso de que los derechos de Isabel E. Chanteiro, vigentes al tiempo de la traba de la litis, se hayan extinguido a la fecha de la sentencia por vencimiento del término de vigencia de la marca controvertida.